El Consejo de Estado tendrá que decidir si el producto Oleorey sigue en el mercado

En manos del Consejo de Estado quedó la decisión de ratificar la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre si la marca `Oleorey` debe continuar en el mercado o si, por el contrario, debe negar su uso dada la notoriedad de las marcas existentes de la Fábrica de Especias y productos El Rey S.A.

El hecho deberá ser resuelto por el Alto Tribunal luego de que la compañía El Rey pidiera la nulidad de la resolución No 32310 de 30 de noviembre de 2005, a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo mixto Oleorey a Ovidio Nicolás Ovalle Poveda.

De acuerdo con la compañía, la expresión 'Rey' que forma parte preponderante del aspecto nominativo 'Oleorey' es idéntica a los múltiples registros presentados por el signo El Rey, en su clasificación mixta y nominativa, lo cual resulta 'confundiblemente similar' con las marcas previamente registradas por esta empresa.

En ese sentido, sostiene, si bien es cierto que el prefijo 'Oleo' no puede ser tenida en cuenta dentro del examen de registrabilidad y cotejo marcario, por ser esta una expresión de uso común para distinguía aceites, el sufijo 'Rey', al ser un signo de propiedad ya registrado por la compañía, carece de distintividad.

'Es claro dentro del caso en cuestión que la entidad demandada no realizó el examen de registrabilidad requerido, pues hubiese notado que mi representada es titular de varios registros que involucran la palabra 'Rey' para distinguir productos de la clase 29 internacional', sostiene la compañía en sus fundamentos de demanda.

Finalmente, El Rey sostuvo ante el Alto Tribunal que la compañía no fue notificada de la decisión de nulidad de registro de la marca, pasando por alto un memorial de advertencia de irregistrabilidad dentro del expediente,pues si bien en su momento no presentó oposición, El Rey era parte interesada dentro del registro de Oleorey.

En respuesta a estos argumentos, la SIC sostuvo que entre las dos expresiones en conflicto existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos diferenciadores entre sí y que, en consecuencia, el registro de Oleorey es 'suficientemente' distintivo frente a los consumidores, permitiendo así su coexistencia en el mercado.

'Al no coincidir en la misma forma toda la estructura de la palabra ha de descartarse la similitud e identidad de los signos confrontados tanto desde el punto de vista visual como del fonético', sostuvo la SIC en sus argumentos.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera que deben revisarse en su conjunto ambas marcas para determinar si producen una idea que permita diferenciarla de las que ya se encuentran en el mercado. De esta forma, sostiene, se debe establecer cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico tiene más influencia en la mente del consumidor. En cuanto a los impedimentos de identidad y semejanza, el tribunal sostuvo que la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí.

'El titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca', sostiene el documento. Respecto a la falta de oposición que tuvo El Rey en su momento al registro de la marca, el tribunal internacional consideró que a las autoridades nacionales les compete realizar el estudio pertinente de registrabilidad, aún cuando no se hubiesen presentado oposiciones. 'La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios', dijo el tribunal.

Finalmente recomienda que se estudien los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva entre los productos que se encuentran en disputa y que distinguen a ambas marcas.

Antecedentes
El 25 de abril de 2005, Ovidio Nicolás Ovalle Poveda solicitó el registro de Oleorey, un hecho frente al cual, el 28 de agosto del mismo año, Fábrica de Especias y productos El Rey S.A. presentó advertencia de irregistrabilidad en contra de la marca. Sin embargo, a pesar de este hecho, el 30 de noviembre de 2005 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió conceder el registro del signo a Ovalle Poveda.