Energizer Holdings se quedó sin registro de marca para sus máquinas de afeitar

En cuanto a Energizer, en octubre de 2010, mediante una licitación de procedimiento judicial de quiebra, la compañía adquirió  American Safety Razor (ASR), una empresa de maquinas de afeitar, por US$301 millones. Desde ese momento, es dueña de la cuarta empresa de mayor producción y líder de marcas de cuchillas de afeitar como Matrix 3. 

Además, esta multinacional es la matriz de Schick Wilkinson Sword (SWS), la segundo fabricante mundial de productos para afeitar. Según la revista Forbes, la organización estadounidense cuenta con un capital bursátil de US$5,83 billones.

En este caso, aunque no se presentaron oposiciones, la Oficina de Signos tuvo que hacer el examen para verificar el registro como lo indica la norma andina. “A la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el estudio de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro”, explica la norma.

Si bien es cierto que Energizer es una marca  notoriamente conocida, la marca de su producto Matrix 3 no lo es así. Así los analizó el abogado comercial Emilio García, para quien la SIC “respeta los derechos del titular basándose en la máxima  ‘Primero en el tiempo, primero en el derecho’. En este caso, Matrix 3 de Energizer no goza actualmente de una marca con representación en Colombia, a no ser que puedan demostrarlo posteriormente”.

En el fallo de la SIC hubo dos consideraciones principales para determinar la similitud entre las marcas, la posible confusión entre los ciudadanos y el perjuicio a la empresa colombiana. En primer lugar, no hay un elemento gráfico predominante que diferencie al signo solicitante del registrado, fuera del número 3 todos los elementos son idénticos.

En segundo término, ambas marcas están comprendidas en la misma clasificación internacional que hace referencia a “rasuradoras y cuchillas para rasuradoras” y usan los mismos canales de distribución “situación que podría generar la idea errónea de que se trata de productos que tienen el mismo origen empresarial (…) o una nueva línea de productos del empresario titular del signo”.

Por las anteriores razones, se negó el registro en primera instancia y se informó a los representantes legales de Energizer la posibilidad de interponer la apelación.

En marzo de 2011 Energizer Holdings presentó la solicitud de registro de la marca Matrix 3 como una de las nuevas máquinas para afeitar en el mercado. Sin embargo, y luego de solicitar un impulso procesal por la falta de respuesta por parte de la SIC para mayo de 2012, la Dirección de Signos Distintivos decidió negar la solicitud por la similitud con la cuchilla para rasurar marca Matrix de la compañía colombiana Representaciones James Group Ltda que lleva 15 años en el mercado.