Éxito y Tennis evitaron el registro de la marca Exitennis ante la SIC

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Luego de interponer un recurso de oposición, Almacenes Éxito S.A. y la fabricante de ropa Tennis S.A., lograron detener el proceso que pretendía realizar Exitennis S.A.S ante la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, para registrar la marca mixta Exitennis.

La empresa solicitante pretendía distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional Niza, entre los que están calzado deportivo, calzado para hombres, mujeres y niños, ropa deportiva y casual, camisetas, buzos, chaquetas y vestidos de baño.

El recurso interpuesto por Almacenes Éxito, se fundamentó en el Artículo 146 de la Decisión 486 del Acuerdo de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual dispone que “la compañía está legitimada para presentar oposición, debido a que la marca opositora es titular de la marca Éxito en varias clases de la clasificación internacional de Niza, y por tanto tiene derecho de uso sobre las mismas en relación con los productos”, resaltó María Alejandra Cárdenas, abogada especialista en propiedad intelectual y apoderada del retailer antioqueño.

Así mismo, argumentó que la marca Exitennis se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a del Artículo 146 de la Decisión 486 que establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero.

Cárdenas aseguró que los tres requisitos que dispone el artículo 146 para que las marcas se consideren confundibles se cumplían a cabalidad, en primera medida la pronunciación en la palabras de ambas marcas tenían una fonética similar, lo que hacía que los signos fueran idénticos y semejantes, lo cual inducía al consumidor a un error.

Además, los signos marcarios en contienda compartían las mismas letras entre los segmentos, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas podían inducir en mayor grado a la confusión en el consumidor.

En segundo lugar existía una conexidad competitiva, ya que la marca Éxito identifica productos y servicios de diversas clases internacionales Niza, y por lo tanto la marca objeto del pleito distinguiría los mismos productos, lo cual implicaría que compartirían la misma naturaleza, finalidad y medios publicitarios.

Por último Cárdenas alegó riesgo de confusión y asociación “de concederse la marca solicitada se estaría perjudicando a mi representada, ya que la raíz Exit ocasiona un riesgo de asociación que se materializa en tanto los consumidores, llegarían a creer que los productos ofrecidos por la marca solicitante son los mismos que ofrece Almacenes Éxito”, puntualizó la abogada.

Por su parte Tennis S.A., también se amparó en el Artículo 146 de la Decisión 486 ya que tenían registrada previamente la marca Tennis, e igualmente invocaron el literal a en la causal de irregistrabilidad. “En este caso tenemos que el elemento predominante es el nominativo en tanto la gráfica en ambas es simplemente un tipo de letra especial, que solo tiene como finalidad darle mayor visibilidad a la expresión denominativa”, resaltó Ernesto Cavelier Franco, apoderado de la compañía Tennis S.A.

El abogado Cavelier ratificó similitudes ortográficas y fonéticas, en tanto la marca Exitennis era una transcripción total de la marca opositora, igualmente argumentó confundibilidad por lo que los consumidores podrían ser inducidos al error.

En su respuesta a la oposición de ambas compañías, Exitennis S.A.S., recordó a la SIC que tenía que tener en cuenta que los signos enfrentados no eran nominativos, ya que dos de las marcas en confrontación eran mixtos al contar con elementos tanto figurativos como denominativos.

Por está razón la defensa argumentó que no existía ninguna similitud ortográfica o fonética, ya que el signo solicitado “consistía en un signo de fantasía que por ser carente de significado no evoca idea alguna, así entonces frente a la ausencia absoluta de identidad, da lugar entonces a la inexistencia de riegos de confusión”, sostuvo Laura Moreno Restrepo, apoderada de la empresa solicitante.

El pleito jurídico finalmente se resolvió a favor de las compañías opositoras a pesar del recurso de apelación que instauró Exitennis S.A.S una vez conoció el fallo inicial de la SIC.

La entidad declaró fundada ambas oposiciones, debido a que consideró que la marca solicitante incurría en la causal de irregistrabilidad, ya que los usuarios referenciarían e identificarían el signo solicitado como relacionado con las marcas previamente registradas, y esto generaba entonces que los signos fueran confundibles en el plano ortográfico y fonético.

En cuanto a la conexidad competitiva aseguró que los productos de Exitennis se relacionaban dado que los productos y servicios de las tres marcas se trataban de vestimenta personal, por lo que compartían la misma naturaleza y similares canales de comercialización.