La marca colombiana Croydon Discovery evitó el registro de Discovery Channel

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Por similitud fonética y ortográfica con la marca previamente registrada Croydon Discovery, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, negó el registro, en segunda instancia, del signo Discovery Channel solicitado por Discovery Comunication LLC.

La petición realizada por la multinacional dueña de los canales Discovery Channel, Discovery Health, Animal Planet, Discovery Kids, entre otros, pretendía identificar con el signo Discovery Channel productos en las clases 18 y 25 de la clasificación internacional de Niza, entre los que se destacan artículos y productos de cuero y prendas de vestir.

El recurso de oposición fue presentando por el titular de las marcas de zapatos y tenis Croydon Discovery, quienes reclamaron la protección de su marca y de otras como Discovery y Discovery Be Yourself.

En el documento, se mencionó que Discovery Channel era reconocido en el campo de la televisión y las comunicaciones pero no en la comercialización de productos relacionados con cuero y prendas de vestir, por lo que podría inducir al consumidor a la confusión, al representar los mismo artículos que por más de 20 años ha identificado la marca Croydon.

La falta de presencia real en el mercado por parte de Discovery , fue otro punto manifestado por la opositora quien indicó que Juan Carlos Restrepo titular de las marcas Croydon Discovery, Discovery y Discovery be yourself, había solicitado la cancelación de la marca Discovery Channel en la clase 18, y la SIC había resuelto a favor del opositor.

Para Guillermo Navarro, abogado de Muñoz Abogados apoderados de Croydon, “nuestro cliente reconoce a la empresa solicitante en su sector, pero está haciendo efectivos los derechos que le confiere el registro de sus intangibles”. También afirmó que para la defensa de Croydon, se tuvo que cancelar la marca Discovery Channel en la clase 18 “la empresa extranjera no pudo acreditar el uso de la marca en Colombia”.

En primera instancia, la SIC concedió el registro de Discovery Channel, pues determinó que existían otros registro marcarios con la expresión ‘Discovery’, “a pesar de ser arbitraria, ha visto diluida su fuerza distintiva debido a la existencia de múltiples registros de diferentes titulares” entre los cuáles, el experto, destacó a la autoridad Discovery Comunication LLC.

La apelación ante la Superindustria se dio porque en la primera decisión del órgano concedió el registro de Discovery Channel en las clases 18 y 25 y declaró infundada la oposición de Croydon.

De acuerdo con los abogados de la vencedora en segunda instancia, la expresión Discovery hacía parte de una familia de marcas cuyo titular era el señor Juan Carlos Restrepo, dueño de las marcas Discovery, Croydon Discovery y Discovery be yourself. En efecto, de concederse la titularidad de Discovery Channel, al reconocido grupo foráneo en las clases solicitadas, se perjudicaría a la familia de signos del empresario colombiano.

Navarro aseguró que las marcas defendidas son nominativas por lo que era “necesariamente confundibles con el signo solicitado”. Además mencionó la afectación de éstas, con el registro de Discovery Channel, independientemente de que hayan otras marcas registradas bajo esta expresión. Los anteriores argumentos motivaron la decisión contenida en la segunda resolución, en donde la SIC negó el registro a Discovery Comunication LLC y declaró las semejanzas evidentes entre los signos enfrentados, por lo que revocó el fallo y encontró fundada la oposición de Croydon.

Antecedentes
La sociedad Discovery Comunication LLC solicitantes del registro de Discovery Channel, hizo el requerimiento después de que la Superindustria cancelara la marca en clase 18 por petición de los dueños de las marcas Discovery, Croydon Discovery y Discovery be yourself.

La autoridad concedió la cancelación teniendo en cuenta que Discovery Comunication no contestó al requerimiento de Croydon. Para Navarro, la compañía no pudo acreditar el uso de esta marca en la clase mencionada en Colombia y se precedió a la cancelación.