Marca homónima fue cancelada para poder registrar OTW de Vans

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La compañía estadounidense de zapatos Vans tuvo que pedir la cancelación del nombre ‘OTW’ de una empresa colombiana para poder registrar la marca de su nueva colección.

En diciembre de 2011 Vans solicitó el nombre de la marca ‘OTW’ para los productos de la clase 35 de la clasificación de Niza.

Aunque no hubo oposiciones al registro cuando se publicó la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industria, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizó el examen de oficio como lo determina la norma 486 de la Comunidad Andina.

En el examen de registrabilidad, la oficina local encontró una marca mixta con el nombre ‘OTW’ de la empresa OTW on the way Café, inscrita en la misma nomenclatura marcaria.

Para la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, los nombres en “forma conjunta presentan semejanzas fonéticas y ortográficas que los hace confundibles entre sí”, sin que la presencia de las demás palabras pueda diferenciar, continúa el despacho, las dos marcas de los consumidores promedio debido a que el registro consta de una imagen en el que la palabra ‘OTW’ es el elemento con mayor relevancia en el conjunto gráfico.

Además, el hecho de pertenecer a la misma clase marcaria hace que los productos usen los mismos canales de distribución, divulgación y promoción; generando una mayor posibilidad de error en el público.

Por estas razones, en junio de 2012 niegan el registro y conceden la posibilidad de apelar ante el delegado para la Propiedad Industrial.

Enrique Aranguren, abogado apoderado de Vans, indicó en la apelación presentada al mes siguiente de la decisión de la SIC, que “no obstante en nuestro criterio no existe confundibilidad entre las marcas en conflicto que impida su coexistencia en el mercado, solicitamos al despacho no darle curso al presente recurso, y suspender su trámite, hasta tanto no se decida sobre la acción de cancelación en contra de la marca que sirvió de fundamento a la negación”.

Ese mismo mes, Aranguren interpuso el recurso de cancelación para el signo distintivo de la empresa OTW on the way Café, debido a que la empresa no estaba implementando sus productos en el mercado con el nombre registrado.

Así mismo, el abogado presentó una modificación a su solicitud en cuanto a los servicios amparados, reduciéndolos a “ropa, calzado, bolsas, bolsos y mochilas”.

Luego de un año de la petición hecha por los representantes legales, el delegado para la Propiedad Industrial dio su respuesta.

“Revisada la base de datos de esta entidad se encuentra que la marca mixta ‘OTW on the way’ fue cancelada”, indica el delegado en el escrito.

Como no hubo ningún recurso por parte de la empresa colombiana, la decisión estuvo en firme para el día del fallo de la oficina local.

“Así pues, tenemos que al haber sido cancelada la marca fundamento de la negación, desaparecen los supuestos de hecho necesarios para realizar el estudio con relación a los mencionados expedientes (...) actualmente la marca solicitada no se encuentra incursa en ningún causal de irregistrabilidad”, expone la decisión de la SIC y concedió el registro del signo distintivo a la estadounidense Vans.