Marca Nativa de Banesco pudo registrarse pese a existir Ativa

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La empresa encargada del registro de marcas del conocido Banco Banesco pudo registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio la marca Nativa, que busca representar aparatos para registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes, soportes magnéticos, aparatos de pago, software para la revisión de créditos, entre otras.

Los artículos de esta marca mixta, ya que tiene un tipo de letras, colores y combinaciones específicos, están dentro de la clase nueve de la Clasificación Internacional de Niza. Adicionalmente, y bajo la misma marca, pero en la clasificación 38, 40, 42 y 45 se registraron, entre otros, servicios para desarrollos de programas informáticos.

La empresa opositora al registro era la comercializadora de artículos para la oficina estadounidense Office Depot, quienes dentro de su portafolio tienen la marca Ativa. Esta marca está encargada de producir elementos de escritorio, mp3 y tecnología a través del gigante californiano.

En el recurso de apelación la opositora argumentaba que a pesar de que el signo gráfico de la marca solicitada era bastante particular era “evidente que su composición es simplemente la reproducción de la expresión ‘Nativa’”, por lo que los elementos gráficos no eran suficientes para prevalecer en el conjunto marcario. Además, señalaban que los elementos nominativos, la palabra Nativa, prevalecían sobre el elemento gráfico.

En el caso de la marca ‘Ativa’, de la comercializadora de artículos de oficina, que es una marca nominativa y no mixta, se busca normalmente, como lo explica el abogado especialista en derecho marcario del bufete Vasco & Corena, Andrés Vasco, “proteger la palabra como tal y no el signo completo, es decir no se busca proteger la combinación gráfica. Por otra parte, una marca mixta (como en el caso de Nativa) hace que no solo se quiera proteger la palabra en cuestión, sino también el término escrito de una manera específica en la que se muestra al público. Por lo que cuando se comparan este tipo de marcas mixtas inmediatamente se ve o no si existe confusión gráfica”. Para los apoderados del caso de Office Depot era además fundamental que la entidad examinara que algunos productos estaban relacionados en la misma clase nueve de la clasificación internacional. Sin embargo, la Delegatura encargada de la Propiedad Intelectual consideró que si bien los signos tenían cierta semejanza al compartir letras, analizándolos en conjunto, como se debe realizar el examen, se encuentra que la marca solicitada cuenta con elementos adicionales que generan en el consumidor una impresión totalmente diferente y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión o de asociación.

Partiendo de ese argumento, la SIC y su Dirección de Signos Distintivos no encontró necesidad de estudiar la relación que podría existir entre canales de distribución.

Finalmente, la abogada Elsa Quinche, especialista en marcas y socia de Q&D Abogados, comparte “la decisión de la Superintendencia porque las marcas resultan fácilmente diferenciables para el consumidor medio si se analiza su concepto. Dado que la comparación conceptual de signos es la principal herramienta para determinar algún grado de confusión. De esta manera la decisión de la SIC fue acertada”.

Elsa Quinche
Abogada especialista en marcas y socia de Q&D Abogados.
“Las marcas resultan fácilmente diferenciables para el consumidor medio si se analiza su concepto. Dado que la comparación conceptual de signos es la principal herramienta para determinar algún grado de confusión, la SIC acertó”.