Cesión de marcas

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Con mucha frecuencia se ceden marcas que se encuentren en trámite o registradas. Uno de los casos más comunes es en el marco de transacciones que comprendan la compra de los activos de una compañía.

En esa situación, las marcas serán adquiridas por el comprador y para formalizar la operación será necesario firmar un contrato de cesión que debe ser registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC.

El registro del contrato de cesión es un elemento que perfecciona la cesión y solamente después de su registro tendrá efectos ante terceros. Es fundamental anotar que la cesión necesariamente deberá constar por escrito para poderse registrar.

Igualmente puede ocurrir que dos compañías decidan inscribir una cesión cuando una de ellas no logre obtener el registro de la marca de su interés en razón a la existencia de una marca prioritaria de la otra compañía.

Ello, ya que la SIC debe negar el registro de marcas idénticas o similares a otras que sean anteriores de propiedad de terceros. Esta facultad se ejerce para salvaguardar los intereses de los titulares y para proteger a los consumidores que podrían perjudicarse si confunden o asocian a los signos, sus productos o servicios, o sus orígenes empresariales.

Es usual que la SIC, en ejercicio de esta facultad, niegue el registro de marcas en contra de las cuales no se hayan presentado oposiciones si considera que existe otra marca registrada o solicitada con anterioridad que sea igual o parecida. Sin embargo, las compañías titulares de las marcas pueden no compartir la apreciación del examinador y concluir que su coexistencia no genera riesgo de confusión o de asociación para los consumidores.

Como primera medida muy probablemente firmarán un acuerdo de coexistencia que comprenda la limitación de los productos o servicios que amparan sus marcas para que la razón de la negación desaparezca. No obstante, el acuerdo será insuficiente si la SIC considera que a pesar de lo acordado los consumidores podrán confundirse; en ese caso no concederá el registro de la segunda marca.

Por esta razón, las compañías podrán acordar que la dueña de la marca registrada solicite nuevamente el registro de la marca negada para cedérsela a la que realmente tenía interés de registrarla y usarla cuando ya esté registrada.

Un punto muy importante a tener en cuenta al solicitar la inscripción de este tipo de cesiones es que la SIC igualmente podrá negarse a registrarlas bajo el argumento de un posible riesgo de confusión.

En consecuencia, que las dos marcas ya estén registradas no será suficiente porque para la SIC prima la protección de los consumidores frente al acuerdo privado entre las compañías. En esa situación, lo más recomendable sería que se le otorgue una licencia de uso a la compañía que deseaba obtener el registro de la marca.

Adicionalmente, para evitar inconvenientes en una compraventa de activos es mejor verificar que siempre se cedan todas las marcas que tengan denominadores distintivos comunes. No se debe olvidar que si alguna se queda por fuera del contrato podrá obstaculizar el registro de la cesión de las demás.