El derecho preferente en la acción de cancelación por no uso y sus límites

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Dentro del trámite de la acción de cancelación por no uso de una marca, el artículo 168 de la Decisión 486 confiere al accionante el derecho preferente. Este consiste en que quien promueve la acción y obtiene la cancelación del signo tendrá preferencia frente a terceros para solicitar su registro, y podrá invocarlo a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la resolución de cancelación quede firme.

Sin embargo, pareciera que el ejercicio del derecho preferente encuentra su límite, entre otros, en los mismos titulares de las marcas canceladas, cuando estos cuentan con registros adicionales, distintos al cancelado, que pueden ser similares o confundibles con el nuevo signo solicitado.

Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que proceda el derecho preferente, el signo solicitado debe ser idéntico o contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca cancelada. Es decir, los elementos denominativos y gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recae sobre un signo específico y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido.

Lo anterior, sin desconocer que, de conformidad con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), deben concurrir también los siguientes requisitos:

i. Que el solicitante haya promovido una acción de cancelación sobre una marca registrada de composición estructural idéntica a la solicitada, que pretenda identificar los mismos productos o servicios, siendo viable en todo caso su limitación.

ii. Que haya obtenido una decisión ejecutoriada y en firme, favorable a sus pretensiones.

iii. Que la solicitud se haya presentado antes de que transcurran tres meses desde la ejecutoria de la resolución respectiva.

Así mismo, la SIC ha precisado que el derecho preferente no implica un registro automático, pues la solicitud debe superar el examen de registrabilidad.

En la práctica, la SIC ha aplicado con rigor el requisito de identidad. Por ejemplo, la Autoridad ha reconocido el derecho preferente cuando el signo solicitado es idéntico al cancelado, y lo ha negado cuando, por una alteración mínima, el signo no coincide con el cancelado, por ejemplo, cuando se omiten los elementos gráficos que este contenía.

Entonces, ¿qué pasa si bajo el derecho preferente se solicita una marca idéntica que su titular mantiene registrada en otras clases? Así ocurrió recientemente en el caso de una conocida pastelería; el tercero que obtuvo la cancelación parcial de la marca solicitó de manera exacta el signo, y el titular del signo cancelado presentó oposición con fundamento en sus demás registros. Aunque la SIC reconoció el derecho preferente, declaró fundada la oposición y negó el registro, al encontrar identidad entre los signos y conexión competitiva con los servicios amparados por las marcas del opositor.

Lo mismo sucedió en el caso de una famosa marca de ropa infantil, en donde un tercero logró la cancelación de la marca y luego la solicitó de manera idéntica. El mismo titular del signo cancelado presentó oposición, que fue declarada fundada y, en consecuencia, se negó el registro del signo solicitado con base en el derecho preferente. En este caso, la SIC tuvo en cuenta, además, que el solicitante había sido autorizado previamente por el titular para usar la marca.

Así, existe un choque o límite entre el alcance del derecho preferente y lo que este otorga y exige. Quien invoca este derecho tiene el deber de solicitar el signo idéntico al cancelado, pero a la vez corre el riesgo de que el mismo titular cuya marca fue cancelada se oponga con base en otros registros previos.