Modernización de las marcas y las marcas derivadas

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Las marcas no son inmunes al transcurrir del tiempo, ni a la alteración en las percepciones y preferencias de los consumidores. Los tiempos y las tendencias cambian, y las marcas se tienen que modernizar para no perder su valor.

La modernización de una marca puede ir desde un cambio total de su imagen, hasta pequeñas alteraciones que se van dando en el tiempo, hasta un punto en que la marca actual ya no guarda similitud alguna con la apariencia que tenía originalmente.

Desde el punto de vista del Derecho Marcario, es importante determinar cuándo por esos cambios se hace necesario registrar una nueva marca, así como también establecer sí se tiene un cierto derecho al registro, por tratarse de una marca derivada.

Las normas no hacen referencia expresa a este fenómeno, ni existen en ellas reglas que permitan determinar si una marca, que sufre algunas variaciones, es nueva. Sin embargo, la jurisprudencia sí ha desarrollado el concepto de la ‘marca derivada’, que es, en esencia, la misma “marca principal” con variaciones no sustanciales.

Para que pueda hablarse de una marca derivada es necesario que concurran tres condiciones: que se trate de una marca perteneciente al mismo titular; que las variaciones con respecto a la marca original no sean sustanciales; y que la marca ampare exactamente los mismos productos o servicios que la original.

El primer y el tercer requisito no representan dificultad alguna. En cambio, determinar si un cambio es o no sustancial, es un aspecto complejo por ser eminentemente subjetivo y su determinación depende enteramente del funcionario examinador.

En algunos casos, es evidente que la marca que se alega como derivada no lo es, y así lo ha manifestado el Consejo de Estado: la marca Disney Hadas no se deriva de Hada y la marca Clara Sol no se deriva de Sol Cero. Sin embargo, hay otros casos que no son tan evidentes.

En una sentencia reciente, el Consejo de Estado encontró que la marca E H no es una derivación de la marca E+H, puesto que el omitir el signo +, y separar las letras E y H, constituyen una variación sustancial. Como se puede apreciar, un elemento aparentemente insignificante puede ser considerado una modificación importante de una marca, lo cual puede entenderse, si se piensa no en la percepción visual del distintivo, sino en su percepción auditiva.

Finalmente, resulta importante diferenciar el concepto de marca derivada, ya expuesto, de otras figuras que aparecen cada vez con más frecuencia: las familias de marcas y las marcas paraguas.

Las familias de marcas son un conjunto de marcas que presentan un elemento común a partir del cual el público las asocia con un mismo origen empresarial. Por ejemplo, muchas de las marcas de Nestlé comienzan con el prefijo Nes (Nescafé, Nestea, Nespresso). Como se aprecia, se trata de una situación diferente a la de una marca derivada, puesto que aquí, sí hay cambios sustanciales, pero manteniendo un elemento dominante común.

Con relación a las marcas paraguas o sombrilla, se trata de una marca que engloba un grupo de productos de la misma empresa, los cuales son individualmente identificados con marcas diferentes a la sombrilla. Así, por ejemplo, la marca Noel es usada por su titular para señalar un origen empresarial, común en diferentes tipos de galletas que se identifican con marcas individuales tales como Saltín, Festival o Ducales.