¿Patentar o conservar el secreto?

En las primeras etapas de cualquier proceso creativo, es importante decidir la modalidad de protección aplicable al producto. Esta decisión depende de factores tales como su naturaleza, la posibilidad de maximizar su rentabilidad, su altura inventiva y su novedad respecto de otros productos ya disponibles. Según lo anterior, se puede solicitar el registro de una patente, o bien conservarla como un secreto empresarial. Ambos mecanismos tienen características diferentes, algunas de las cuales se comentan a continuación.

Según el artículo 260 de la Decisión Andina 486, “se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero”. Así, un secreto empresarial conservado y protegido con medidas objetivamente idóneas podría, en teoría, mantenerse siempre vigente. No obstante, a diferencia de lo que ocurre con las patentes, no es ilegal adelantar procesos de ingeniería inversa que permitan descifrar el objeto del secreto empresarial y, con ello, desarticular su protección. Por dicha razón, un secreto empresarial solo conserva su valor y protección en la medida en que no se pueda acceder a su núcleo esencial.

Por otro lado, mediante una patente se otorga un derecho exclusivo de explotación industrial y comercial durante un periodo de 20 años. De este modo, los derechos exclusivos que otorgan las patentes son ventajosos, puesto que permiten a su titular explotar y utilizar la invención y, asimismo, acudir a los diferentes mecanismos de protección teniendo en cuenta que se trata de una prerrogativa monopólica. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con el secreto empresarial, su duración en el tiempo es limitada.

En el ámbito procesal, las patentes requieren de un trámite específico ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta realiza un examen de patentabilidad que está compuesto de una fase formal y una de fondo en la que se verifica el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad. Lo anterior implica que el solicitante debe asumir unos costos de registro; y, de ser concedido el privilegio de patente, debe responsabilizarse de unos costos posteriores para mantenerlo vigente.

En cambio, no existe un coste concreto o tasado asociado a la conservación del secreto, pues este puede protegerse, entre otros, mediante acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, es lógico deducir que un empresario debe asumir una serie de gastos asociados a la protección del secreto. Entre ellos, incurrir en costos tecnológicos o técnicos que permitan aislar el secreto y preservarlo, o bien pagar algunos royalties vinculados a contratos de confidencialidad, exclusividad y no divulgación. Esto último recordando que de la conservación bajo reserva de la información depende su protección jurídica como secreto empresarial.

En términos generales, puede decirse que, en algunos casos, la intersección de las patentes y los secretos empresariales puede describirse como un paradigma entre la divulgación del objeto de la creación y la posibilidad de mantenerlo bajo estricta reserva. Así, el método de protección elegido debe basarse en las necesidades relacionadas con el producto individual y en la forma en que se planea explotar en el futuro.