Rebranding y sus implicaciones en el registro marcario

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¿Qué es el rebranding?

En el entorno empresarial actual, es común que las marcas evolucionen constantemente y presenten transformaciones o actualizaciones que se dan por las nuevas necesidades del mercado. Esta transformación o rebranding, responde a nuevas tendencias de diseño, cambios en la estrategia de mercadeo o la necesidad de actualizar la identidad visual de un producto o servicio. Particularmente, las marcas mixtas y figurativas suelen ser objeto de rediseños que buscan mantener su vigencia y atractivo comercial.

¿Cuáles son las implicaciones del rebranding en materia de propiedad industrial?

En Colombia, el uso de una marca debe corresponder, en principio, al signo tal como fue registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Esto cobra especial importancia en el contexto de una acción de cancelación por no uso, donde el titular de la marca debe acreditar el uso de la misma. Esta defensa puede dificultarse cuando se ha hecho un rebranding, y la marca no está siendo utilizada tal cual fue registrada.

Teniendo en cuenta las necesidades comerciales de rediseño que han sido práctica constante en el mercado, se han aplicado criterios particulares para determinar si un registro marcario ha sido o no utilizado, dependiendo de las variaciones realizadas en el uso comercial.

¿Cuáles son los criterios aplicados en Colombia actualmente?

El Consejo de Estado ha determinado que una marca no podrá ser cancelada por falta de uso si es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, si esta diferencia es sólo en cuanto a elementos que no alteran el carácter distintivo de la misma. Para determinar si los elementos modificados alteran o no ese carácter distintivo, se debe iniciar por establecer cuál es el elemento principal y cuál el secundario dentro del conjunto.

De acuerdo con los criterios establecidos por la jurisprudencia, los elementos principales son los que brindan características distintivas al signo, y que, en caso de modificarlos, se estaría frente a una marca diferente que deberá protegerse por un nuevo registro. En las marcas denominativas, es la composición ortográfica; en las figurativas es el elemento gráfico; y en las mixtas, es el elemento más característico y predominante que en algunos casos puede ser el gráfico, o en otras, el denominativo. Estos elementos son los que no pueden modificarse cuando se realiza, por ejemplo, un rebranding. En caso de modificarse debe solicitarse un nuevo registro.

Los elementos secundarios del conjunto marcario pueden ser el tamaño o tipo de letra, color, trazos sencillos o variaciones que pueden modificarse de manera que el consumidor siga entendiendo que se encuentra frente a la misma marca y al mismo empresario.

¿Qué se debe tener en cuenta al momento de hacer un rebranding?

Es fundamental realizar un análisis previo para determinar si el cambio constituye una modificación sustancial de la marca registrada.

Este análisis debe considerar si el elemento modificado es predominante en el conjunto marcario y si afecta la distintividad del signo. En caso afirmativo, lo más prudente es solicitar un nuevo registro que proteja la marca o el diseño actualizado. Esto, entre otros beneficios, fortalece la posición del titular frente a acciones de cancelación por no uso, asegurando la continuidad y exclusividad del derecho marcario en Colombia.