Contratos de colaboración empresarial y el derecho de marca

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Cada vez son más utilizados los contratos de colaboración empresarial celebrados entre diferentes personas naturales o jurídicas que buscan realizar un negocio en común, beneficiándose mutuamente de activos y conocimientos de cada uno, sin la necesidad de crear una nueva sociedad para ello. Sin embargo, pese a las ventajas de estos contratos, uno de los elementos que se suele omitir al estructurarlos es la propiedad industrial y sus posibles problemas a futuro, en especial la protección del derecho de marca.

Una marca es un signo que sirve para distinguir en el mercado productos y servicios, constituyéndose como un bien intangible, el derecho sobre las marcas nace a partir de su registro. Al redactar los acuerdos de colaboración empresarial, la protección de la marca suele ser olvidada, hasta que se presenta un problema, un ejemplo podría ser que una de las partes ha estado utilizando la marca que estará vinculada en el negocio para sus productos o servicios en el extranjero, y la otra parte del contrato decide registrar la marca en el país sin que la primera deseara eso.

Si bien el derecho sobre la marca no se concedería con la firma del contrato, pues como ya se dijo debe registrarse, en el contrato de colaboración empresarial se podrían estructurar las directrices por las que se regirá la titularidad de la marca, utilizando figuras como; (i) pactar que una de las partes sea la titular de la marca, concediendo a las otras partes una licencia de uso de la marca ;(ii) pactar que todas las partes sean cotitulares de la marca. En caso de ser posible, como anexo del contrato se podría realizar un acuerdo de cotitularidad o la licencia de uso que establezca las limitaciones que las partes convengan.

Para que estos acuerdos surtan efecto deben registrarse junto con la marca ante la SIC. No obstante, si por algún motivo, no se realizó el registro, al momento de presentarse algún inconveniente, estos acuerdos podrían permitirle a la parte afectada comprobar algunos de los supuestos, señalados en la Decisión Andina 486, que darían lugar a lo siguiente; (i) irregistrabilidad de la marca por ser idéntica al signo distintivo de un tercero protegido en el exterior generando un riesgo de confusión o asociación donde el solicitante ha sido un representante, un distribuidor o una persona autorizada del titular para utilizar la marca o por competencia desleal; (ii) nulidad del registro de marca, por concederse existiendo la causal de irregistrabilidad señalada, o por el actuar de mala fe del solicitante del registro de marca; (iii) acción reivindicatoria donde se le reconozca como cotitular del derecho, cuando el registro de marca fue obtenido en perjuicio de otra persona que también tenía ese derecho, siendo posible solicitar al igual que en el numeral anterior la indemnización de sus perjuicios.

Es comprensible que los empresarios suelan ver la necesidad de la protección de su marca, inclusive de todos los derechos relacionados con la propiedad industrial, como algo accesorio al negocio, en lo cual, al inicio de un proyecto, no vale la pena invertir tiempo y dinero. Lo que a veces no comprenden es que este bien intangible podría convertirse en el más valioso del negocio y si no lo protegen, antes de que un tercero o que la otra parte con la que realiza negocios lo haga, podrían; terminar envueltos en un sin número de controversias legales largas y costosas y/o simplemente perder sus derechos.