¿Cómo se deben registrar las “Marcas tridimensionales”?

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Al igual que el nombre de una marca, la forma de los productos, las envolturas y los envases pueden registrarse como marcas siempre y cuando no constituyan la forma usual del producto o de sus envases y no otorguen una ventaja funcional al producto. En este último caso, la protección excedería el ámbito marcario para situarse dentro de la protección otorgada por las patentes o los modelos de utilidad.

La marca tridimensional, como su nombre lo indica, es aquella que ocupa las tres dimensiones del espacio, es decir, que tiene volumen. El desafío que plantean este tipo de marcas es evitar que se otorguen derechos sobre la forma de un producto como tal pues, al igual que cualquier otro tipo de marca, el derecho que se le otorga al titular con la concesión del registro, supone una exclusividad sobre dicha marca y, por lo tanto, el derecho de excluir a cualquier tercero del uso de un signo idéntico o similar.

En la práctica, la Superintendencia de Industria y Comercio ha aceptado el registro de marcas tridimensionales cuando ha considerado que son lo suficientemente distintivas, es decir, cuando el signo es apto para diferenciarse de otros productos que hay en el mercado e identificar un origen empresarial.

Como ejemplos de marcas tridimensionales concedidas en Colombia, encontramos la figura triangular de los chocolates Toblerone; la forma de los zapatos Crocs; el envase de los esmaltes Masglo; la botella de whiskey Something Special, entre otros, por cuanto fueron considerados por la Oficina de Marcas como diseños arbitrarios, los cuales podían ser identificados por los consumidores únicamente por su apariencia, sin necesidad de tener estampada ninguna marca.

La cuestión ha sido abordada de forma diferente en otras legislaciones. Por ejemplo, en Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea expidió recientemente una decisión en la que negó como marca tridimensional la figura de los cuatro dedos del chocolate identificado con la marca Kit Kat de Societé Des Produits Nestlé S.A., por considerar que otorgaba una ventaja técnica o funcional al producto y que los consumidores no estaban en capacidad de individualizar el producto únicamente por su forma.

Como alternativa para defender el registro de una marca tridimensional en la causal de irregistrabilidad mencionada, está la figura de la distintividad adquirida o secondary meaning, en derecho anglosajón. Con esta figura lo que se busca es demostrar que gracias al uso constante de la marca en el mercado y a grandes esfuerzos en promoción y publicidad, la marca ha adquirido distintividad, es decir, que su uso reiterado permite a los consumidores identificar el producto y asociarlo con un origen empresarial.