¿Es razonable tanta razonabilidad?

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La Interpretación Prejudicial 100-IP-2018 proferida por el Tribunal de Justicia de la CAN constituye un punto de inflexión en el examen de registrabilidad de las marcas. Antes de su expedición, el Tribunal consideraba un número extenso de criterios para determinar si, entre productos y/o servicios de las marcas enfrentadas, había conexión competitiva. Dichos criterios se aplicaban de manera horizontal, es decir, sin que unos fueran más relevantes que otros. A partir de la IP citada, el Tribunal los reagrupó en dos categorías: los sustanciales ─sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad del mismo origen empresarial─, que acreditan por sí mismos la conexión competitiva, y los adicionales, conformados por todos los demás (misma clase, medios de publicidad, canales de comercialización, etc.), que, considerados aisladamente, no la acreditan.

La razonabilidad, criterio sustancial desde 2018, exige al examinador determinar si el consumidor, con base en la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios enfrentados provienen del mismo empresario. Sin embargo, desde hace un tiempo se observa la aplicación irrestricta de este criterio, convirtiéndolo en una causal recurrente e infundada de irregistrabilidad.

El análisis de la autoridad en muchas oportunidades ha partido erradamente de la posibilidad de que los empresarios diversifiquen sus actividades y desarrollen nuevos productos y servicios. Así, muchos productos y servicios podrían estar conectados entre sí, aunque no se cumplan los dos presupuestos del criterio ─la realidad del mercado y la percepción del consumidor ─ porque es cierto que en la economía contemporánea casi cualquier empresa puede diversificarse. Sin embargo, algunas de las diversificaciones planteadas por la autoridad no ocurren ni han ocurrido realmente en el mercado. Y otras, si bien sí han ocurrido, no constituyen prácticas habituales del mercado por lo que no es factible que el consumidor asuma razonablemente un origen empresarial común entre unos y otros productos y/o servicios. Estos análisis, que no son más que meras hipótesis, han privado a empresarios de obtener un registro marcario, con todo lo que ello implica.

El problema fundamental es que el sistema de marcas se rige por el principio de la especialidad y la aplicación irrestricta de la razonabilidad precisamente lo desconoce. La protección marcaria se solicita y se obtiene para productos y/o servicios específicos y apenas se extiende a aquellos con los que efectivamente exista conexión competitiva. Exceder este nivel desnaturaliza el sistema, otorgando ilegítimamente niveles de protección más altos a favor de las marcas preexistentes, en un punto intermedio entre el que corresponde a la marca regular y a la notoria.

Así las cosas, es urgente que la SIC, al aplicar el criterio de la razonabilidad y motivar sus decisiones, identifique los elementos de la realidad del mercado que sustentan su conclusión, como la diversificación efectivamente existente, las prácticas habituales del sector, las estructuras de distribución o las estrategias de extensión de marca, en vez de formular hipótesis. Y no estaría de más que, dentro de los canales establecidos en las normas comunitarias, se solicite al Tribunal ahondar en la correcta interpretación del criterio de razonabilidad para contar con más y mejores herramientas de aplicación.