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En países como Estados Unidos y México los titulares de marcas registradas tienen el deber de presentar declaración de uso para mantener la vigencia de sus signos, esta declaración en el caso de Estados Unidos debe acompañarse de pruebas de uso y debe presentarse tanto entre el quinto y sexto posteriores a la concesión de la marca, como junto con su renovación cada 10 años, independientemente de la base de registro del signo.
Para el caso de México, si bien la declaración de uso es de buena fe y no requiere acompañarse de pruebas de uso, el titular solo cuenta con un término de 3 meses posteriores al tercer año de concesión para presentar la declaración de uso. En ambos casos la omisión de este requisito conlleva a la caducidad del registro.
En otras jurisdicciones, como en el caso argentino, si bien es necesario presentar declaración jurada de uso de medio termino (DJUM) cumplido el quinto año de concesión de la marca, la omisión de este deber no conlleva a la perdida de derechos sobre el signo, aunque para la renovación de la marca será necesario encontrarse al día con este deber y pagar la mora por cada año de retraso.
En Colombia no existe la figura de la declaración de uso, sin embargo, el titular de marca tiene el deber de utilizarla de manera real y efectiva en el mercado colombiano o andino, de lo contrario, una vez cumplido el tercer año de registro, el signo estaría en riesgo de ser cancelado por cualquier tercero interesado en obtener los derechos sobre un signo idéntico o similar para productos idénticos o conexos.
¿Qué se entiende por uso real y efectivo?
El artículo 166 de la Decisión 486 contempla dos supuestos para probar el uso de una marca: Cuando los productos o servicios son 1) puestos en el comercio, es decir, los productos ya han sido comercializados o los servicios prestados, por lo que existen transacciones efectivamente realizadas, como venta, suministro, alquiler, etc; o 2) se encuentran disponibles en el mercado, es decir, los productos o servicios han sido ofrecidos y se encuentran disponibles para los consumidores. En ambos casos, en el modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
El uso real y efectivo también se configura cuando la marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde Colombia o cualquier otro país andino, en el modo en que normalmente corresponde.
¿Si la marca no ha sido utilizada de forma constante durante los últimos 3 años puede ser cancelada?
Para que proceda la cancelación de una marca, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos anteriores a la presentación de la acción de cancelación, es decir, si la marca fue utilizada en algún país de la CAN, en algún período de tiempo dentro de los 3 años anteriores, del modo en que normalmente corresponde, la cancelación no prosperaría.
¿Las pruebas de uso de marca en Colombia sirven como prueba para declarar uso en otro país?
Las pruebas de uso colombianas servirán como pruebas en procesos de cancelación en Colombia o cualquier país de la CAN, pero no servirán para declarar uso en otras jurisdicciones, pues los derechos sobre las marcas son territoriales.