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En el Derecho Marcario aplicable en Colombia, si bien no existe una obligación de uso que implique acreditarlo de forma periódica, sí existe un mecanismo que de manera indirecta la impone para el titular de la marca, ya que cualquier tercero, previo cumplimiento de ciertos requisitos, puede iniciar en su contra, una acción de cancelación por no uso.
¿Qué es la Acción de Cancelación por No Uso?
Es un mecanismo establecido en la Decisión 486 de la CAN, mediante la cual, una persona (natural o jurídica) puede solicitar que una marca sea cancelada, por no haber sido usada durante los últimos 3 años para identificar en el mercado, los productos y/o servicios para los cuales fue registrada. Esta acción se utiliza como defensa en caso de oposiciones y/o en general, para eliminar obstáculos en un proceso de registro de marca. Solo puede ser presentada, 3 años después de que haya sido concedida la marca objeto de la cancelación; es decir que durante esos 3 primeros años, no puede ser atacada.
¿Qué pasa si la falta de uso, afecta sólo a algunos de los productos o servicios para los cuales está registrada la marca?
Se ordena una reducción o limitación de la lista de productos o servicios, eliminando aquellos para los que no hay uso.
Además de la cancelación, ¿hay otra ventaja que pueda derivarse de esta acción?
Sí, el Derecho Preferente, que consiste en que la solicitud de registro, que se presente invocándolo, tendrá una prelación respecto de solicitudes presentadas posteriormente a la acción de cancelación. Adicionalmente, implica que la solicitud que lo invoque se considere prioritaria frente a las solicitudes de terceros que hayan sido presentadas de forma posterior a la acción de cancelación por no uso, pero antes de aquella que lo invoca. Esto asegura que la solicitud del titular que ejerció el derecho preferente tenga prioridad en el proceso de registro. Este derecho se puede ejercer desde la presentación de la acción y hasta tres meses después de que la resolución de cancelación sea definitiva ante la SIC.
¿Implica el derecho preferente un registro automático de la marca que se presente invocándolo?
No, pero sí otorga una prelación frente a las solicitudes de terceros.
¿Cuáles son los requisitos para invocar el derecho preferente?
• Que el solicitante haya iniciado una acción de cancelación por no uso contra una marca registrada que sea estructuralmente idéntica a la solicitada, buscando identificar los mismos productos o servicios y la marca haya sido cancelada.
• Que la solicitud se haya presentado con la acción de cancelación por no uso y/o hasta dentro de los 3 meses siguientes de estar en firme la resolución de cancelación.
• Que la solicitud de registro que se presente, invocando el derecho preferente sea para la misma marca que fue objeto de la cancelación y para los mismos productos y/o servicios.
¿Cómo debe estudiar la SIC una solicitud con derecho preferente?
La SIC debe analizarla teniendo presente durante todo el proceso, que la solicitud se basa en un derecho preferente derivado de una acción de cancelación por no uso y que por tal razón, el análisis debe ser aún más riguroso, principalmente respecto de posibles antecedentes que se pudieran citar para su negación y que en los casos de una solicitud que no se hubiese presentado invocando este derecho, se tomarían como base para negarla.