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Este derecho conlleva dos dimensiones: el ius utendi y el ius prohibendi. La primera es conocida como la dimensión positiva de la marca, en cuya virtud, su titular puede usarla, cederla o licenciarla, como instrumentos a los cuales acude para logar la consecución de su propósitos mercantiles. A su vez, la dimensión negativa comprende la posibilidad de prohibir el uso, a terceros no autorizados, de signos distintivos que resulten similarmente confundibles (idénticos o similares) con su marca registrada.
Al acudir a la Decisión 486/2000 de la Comunidad Andina, en tanto norma aplicable en el derecho colombiano, el ius utendi y el ius prohibendi están consagrados en los artículos 154 al 156. En este último se califican como usos prohibidos la comercialización no autorizada de productos identificados con la marca registrada (ofrecimiento, venta, importación, exportación, transporte, entre otras conductas), así como también, su uso en anuncios, prospectos y otros medios de difusión publicitaria.
No obstante lo anterior, la dimensión negativa no tiene un alcance absoluto; la norma comunitaria prevé algunas practicas comerciales en las que es licito el uso de marcas ajenas en el mercado. Nos referiremos a algunas de estas posibilidades.
¿Cuáles son los usos descriptivos de la marca?
El uso que de una marca registra haga un tercero diferente al titular, cuyo propósito, más que la identificación de sus propios productos o servicios, de su actividad económica, de su establecimientos, entre otros, sea la descripción de ciertas características -tales como la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción- podrán ser considerados como usos lícitos respecto de los cuales no es necesario obtener la previa autorización de su titular. Así las cosas, quién ofrece ciertas piezas de recambio podría utilizar las marcas de producto de los fabricantes de automotores para los que están destinadas dichas piezas: “Se venden plumillas para vehículos MAZDA®”.
El artículo 157 de la Decisión 486/2000 establece esta restricción al ius prohibendi, para lo cual, fija como requisitos sine qua non que dicho uso no cause riesgo alguno de confusión y que los usos descriptivos estén gobernados por el principio de la buena fe, que implica, para el empresario, actuar con probidad y corrección, observando las practicas leales del comercio.
¿Los usos lícitos pueden extenderse a otras situaciones?
La norma in comento enuncia como usos descriptivos de marcas registradas por terceros, aquellos referidos a su propio nombre o su seudónimo, su domicilio o el de un nombre geográfico, siempre que se cumplan con los requisitos mencionados.
Es pertinente tener en cuenta el uso de la expresión ‘domicilio’ y no el de ‘dirección’ (como lo hacen algunas otras legislaciones). Una de las razones para preferir el uso de esta expresión está fundamenta en la semejanza conceptual entre dirección y nombre de dominio, en razón a que, por la naturaleza de estos últimos, deberá preferirse su categorización como signo distintivo antes que como la mera dirección electrónica de un empresario.
¿Pueden los distribuidores o intermediarios utilizar las marcas registradas ajenas?
Los distribuidores podrá utilizar las marcas ajenas siempre que se trate de un uso descriptivo. Así las cosas, se permite usar una marca ajena para informar sobre la disponibilidad de productos marcados legítimamente y, también, para informar de la disponibilidad de accesorios.
¿Puede utilizarse una marca ajena en publicidad comparativa?
La publicidad comparativa es una práctica comercial licita en el derecho colombiano. Así lo reconoce expresamente el articulo157 de la Decisión 486/2000, cuya lectura deberá efectuarse en consonancia con lo prescrito en el artículo 13 de la Ley 256 /1996, en virtud del cual, solo serán ilícitos los actos de comparación (incluida la publicidad) cuando, para tal fin se utilicen indicaciones incorrectas o falsas, se omitan las verdaderas características de los productos o se efectúen comparaciones que no atiendan a componentes análogos o comprobables.
En consecuencia, el derecho marcario reconoce algunas situaciones en la que es legitimo utilizar marcas ajenas sin que para tal efecto sea necesario obtener previamente una autorización de su titular.