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De acuerdo con el artículo 162 de la Decisión Andina 486 de 2000, el titular de una marca registrada o en trámite puede autorizar a un tercero, mediante contrato de licencia, a usar o explotar dicha marca. Por la naturaleza de estos contratos, las partes pueden pactar otras prerrogativas, como facultar al licenciatario para defender judicialmente la marca frente a usos no autorizados. Sin embargo, esta posibilidad no tiene aplicación absoluta en Colombia, por lo que es necesario revisar si en nuestro ordenamiento jurídico este tipo de cláusulas resultan válidas.
El contrato de licencia es un acuerdo por el cual el licenciante autoriza al licenciatario el uso de la marca a cambio de una remuneración. Al no estar reglado por la ley, sus condiciones pueden pactarse libremente, siempre que respeten el ordenamiento jurídico, el orden público y las buenas costumbres. En ese marco, resulta jurídicamente viable que el licenciatario sea facultado para ejercer acciones legales en defensa de la marca, en la medida en que no existe disposición legal que lo prohíba.
Con la inclusión de esta cláusula, ¿se cumple el requisito de legitimación por activa?
En la interpretación prejudicial 138-IP-2020 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), estableció que el licenciatario puede presentar, en nombre y representación del titular del signo distintivo, la acción por infracción de derechos, siempre que dicha facultad se haya otorgado expresamente por escrito en el contrato de licencia. Teniendo en cuenta lo anterior, se entendería que, para todos los países a los que les resulta aplicable la normatividad andina, entre ellos Colombia, bastaría con que en el contrato de licencia se le otorgue al licenciatario la facultad expresa de defender judicialmente la marca en caso de una infracción, para que se entienda cumplido el requisito de legitimación por activa.
Ahora bien, ¿en la práctica, en Colombia es aplicable la regla de legitimación por activa establecida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina?
En la sentencia del 1 de abril de 2019, expediente 2017-340180, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que “las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial, conforme a la regla general del artículo 238 citado, solamente pueden ser iniciadas por el titular del derecho. Es decir, que la legitimación para presentar este tipo de demandas radica exclusivamente en cabeza de quien es el titular, porque así lo consagró expresamente el legislador comunitario y no abrió la posibilidad en ninguna norma, para que los interesados pudieran iniciar esta acción.” Este criterio se aparta de lo establecido por el Tribunal y deja en desventaja al licenciatario frente a infracciones marcarias que limiten el uso efectivo de la marca, al condicionar su actuación a la voluntad del titular.
Ante este choque de interpretaciones, ¿cuál sería la solución?
En estos casos podrían considerarse dos alternativas: mantener la cláusula de legitimación, con la expectativa de que la SIC, en el futuro, armonice su postura con la jurisprudencia del Tribunal; o trasladar la carga de protección al licenciante, incluyendo una cláusula que lo obligue a garantizar el uso pacífico y continuo de la marca, y a ejercer las acciones necesarias para protegerla frente a usos no autorizados por parte de terceros.