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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con el artículo 7 de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial también conocida como Convención Panamericana de Washington de 1929, el titular de una marca protegida en uno de los estados contratantes de la convención podrá oponerse al registro de una marca similarmente confundible con la suya, en el país en donde se pretenda dicho registro.
PREGUNTA 1: Cuales son los requisitos para aplicar la causal de irregistrabilidad del artículo 7?
Existen 5 requisitos que deben cumplirse para poder dar aplicación al artículo 7 y así negar el registro de una marca en un país contratante de la convención:
- Que la oposición sea presentada por el propietario de una marca legalmente protegida por uno de los Estados Contratantes;
- Que la oposición se presente dentro del término legal establecido para ello;
- Que se demuestre que la persona que la use o pretende registrar tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se fundamenta la oposición;
- Que se demuestre que la marca fundamento de la oposición se usa para distinguir productos de la misma clase.
- Que la marca contra la cual se presente la oposición sea sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión.
Uno de los retos que se presentan al momento de invocar el artículo 7 de la convención como fundamento de una oposición es probar el conocimiento de la marca registrada en otro país.
PREGUNTA 2: ¿Como se demuestra que la persona que pretende registrar una marca en un país contratante tenía conocimiento de la marca fundamento de oposición?
Si bien no existe un listado taxativo, algunas de las pruebas útiles para cumplir con este requisito podrían consistir en pruebas de uso internet tales como la página oficial o perfiles en redes sociales; certificaciones del revisor fiscal que demuestren los ingresos por ventas e inversiones en publicidad de la marca fundamento de oposición; ejemplares de publicidad de la marca en el país donde se encuentra registrada; fotografías de la forma como la marca es usada en el país en donde se encuentra registrada y en otros países, de ser el caso.
No obstante lo anterior, si bien dichas pruebas pueden ser consideradas válidas para probar el uso de la marca, las mismas podrían considerarse insuficientes para probar el conocimiento de dicho uso por parte del solicitante, por lo que es muy importante elegir las pruebas correctas para el tipo de producto o servicio de que se trate. En este punto es importante resaltar que, si bien el Consejo de Estado ha aceptado la importancia del impacto de las pruebas de internet a la hora de probar el conocimiento de una marca en el marco de la aplicación del artículo que se analiza, en algunos casos este puede no resultar suficiente, dada la naturaleza de los productos o servicios.
En efecto, si bien no existe una posición unificada frente al tema, en aquellos casos en que la marca registrada sea de uso restringido, por ejemplo, por requerir de una suscripción o afiliación por parte del consumidor para poder acceder al producto o servicio, se podría concluir que, a pesar de tener algún tipo de presencia en internet, la marca no se encuentra a disposición de cualquier persona, y por lo tanto afectar el requisito que exige el conocimiento de la marca por parte del solicitante.
Por lo tanto, en cada caso se debe hacer una elección concienzuda de las pruebas que se aportan en este tipo de casos, atendiendo a la naturaleza de los productos y servicios y al alcance del impacto de la difusión en internet que tenga la misma.
*María Gabriela Rubiano Jiménez, Asociada- Lloreda Camacho