Acciones de cancelación de marca y cómo evitarlas

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Una acción de cancelación es un procedimiento por medio del cual puede solicitarse la cancelación del registro de una marca. La cancelación de un registro puede ser total o parcial, dependiendo del uso que logre demostrar el titular de la marca en cuestión. Cuando la falta de uso afecte únicamente algunos de los productos o servicios para los cuales se encuentre registrada la marca, la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de resolver estas solicitudes, realizará una reducción o limitación de la lista de productos y/o servicios comprendidos en el registro, de conformidad con lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

¿Cuándo puede interponerse una acción de cancelación?
Las acciones de cancelación pueden interponerse en tres casos: i) cuando el titular de la marca no haya usado la marca para los productos y/o servicios en los cuales se encuentra registrada durante los últimos tres años consecutivos en ninguno de los países miembros de la Comunidad Andina; ii) cuando la marca registrada sea similar o idéntica a una marca notoria, al momento de solicitarse su registro; y iii) por dilución marcaria, es decir, cuando la marca registrada se convierta en un signo común o genérico para identificar los productos y/o servicios para los cuales se encuentra registrada.

¿Qué es el derecho preferente que deriva de las acciones de cancelación?
La persona natural o jurídica que interponga una acción de cancelación tendrá derecho preferente a registrar la misma marca que ha sido cancelada. De conformidad con lo establecido en el Artículo 168 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, este derecho podrá invocarse a partir de la solicitud de cancelación, y hasta tres meses después de la fecha en la que la resolución de cancelación quede en firme ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Esta nueva solicitud deberá corresponder al signo cancelado, o en todo caso, a un signo que detente diferencias únicamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo del signo inicial.

¿Cómo evitar que sea presentada una acción de cancelación en contra de su marca?
Para evitar que una marca sea cancelada, el titular debe poder demostrar que la misma se encuentra en uso, es decir, que los productos y/o servicios que la marca distingue se encuentran en el mercado identificados con esa marca, en la cantidad y en el modo que corresponde normalmente a la comercialización de estos productos o servicios; o que los productos son exportados desde cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina. Es recomendable tener control permanente sobre el portafolio marcario que detente el titular, con el fin de garantizar que todas las marcas se encuentren en uso al menos por temporadas, y de la manera suficiente para evitar posibles riesgos.

¿Cómo demostrar el uso de una marca?
El uso de una marca puede demostrarse a través de facturas comerciales, fotografías con fecha en las cuales se evidencie la comercialización de productos y/o servicios identificados con esta marca en el mercado, diversos medios publicitarios, documentos contables o documentos auditados que demuestren la regularidad y cantidad de la comercialización de estos productos o servicios, suscripción de contratos, y evidencias de la participación de la marca en ferias y eventos.