La SIC declaró fundada la oposición de Citibank por considerar que podría confundirse con la familia de marcas que ha registrado Citigroup
04 de septiembre de 2018Contenido
Citi Services presentó una solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio para registrar la marca de su mismo nombre. Buscaba distinguir los servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: lo que se refiere a servicios científicos y tecnológicos.
Frente a esto, Citigroup, la empresa multinacional de servicios financieros y su división de consumo Citibank, presentaron oposición a la solicitud argumentando que la marca Citi Services imita la marca notoria ‘Citi’, y la partícula ‘Service’ no puede ser considerada lo suficientemente distintiva para que el consumidor diferencie una de la otra sin riesgo de confusión o asociación.
La Superindustria, en su decisión final, consideró que la solicitud estaba comprendida dentro de la causal de irregistrabilidad, así que resolvió declarar fundada la oposición de Citigroup y Citibank, mientras que negó el registro de la marca Citi Services. Ante el resultado, la directora de Zea Consultoría, Catherine Zea, dijo que “en el presente caso es evidente que la concesión del signo hubiese sido un aprovechamiento injusto de una marca notoria. Además, hubiera afectado la fuerza distintiva de la marca Citi”.
Por su parte, la abogada especialista en propiedad intelectual de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Zoraida Fonseca, aseguró que “la Superintendencia reconoció la notoriedad actual de la marca Citi para el sector financiero, notoriedad que ha permanecido en el tiempo desde 2005, y que implica una mayor protección en aras de mantener su exclusividad para su titular y evitar así la dilución en el mercado. La protección por dilución es la mayor aspiración en materia marcaria, pues implica exclusividad de la marca, aun cuando se trate de un sector diferente.”
Previamente a la determinación de la SIC, Citi Services dio respuesta a la oposición, manifestando que la notoriedad de la marca está única y exclusivamente para servicios financieros y de seguros, es decir, de la clase 36, por lo tanto, no aplica a la solicitud de servicios científicos y tecnológicos, clase 42.
Sin embargo, la Dirección de Signos Distintivos, luego del estudio de registrabilidad, evidenció que la expresión ‘Citi’, mencionada de forma reiterada en buena parte de las marcas de Citigroup, permite concluir que se trata de una familia de marcas, entendida como su estrategia de mercadeo, que genera una relación inmediata entre los productos, servicios, consumidores, y la empresa titular de las marcas.
En ese sentido, la SIC cree que la protección debe ser más rigurosa, en cuanto el consumidor está familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común y que, de concederse el registro del signo solicitado, se podría confundir el origen empresarial.
Incluso, argumentaron que en efecto existe un riesgo de confundibilidad en el campo gramatical y fonético debido a una pronunciación similar, pero resaltaron en especial la importancia y presencia en el mercado nacional y el grado de recordación del signo opositor, lo que le permite ser clasificado como un signo notorio, la aspiración más alta en una marca.