Empresa opositora vendía cañas de pescar y caretas de buceo
02 de marzo de 2018Contenido
Enrique de Francisco, gerente y fundador de la cadena de gimnasios Stark Smart Gym, tuvo que enfrentar a su marca mixta STK contra STK Starker en la arena de la Superintendencia de Industria y comercio (SIC).
El pleito comenzó cuando el empresario quiso registrar el signo STK ante la Dirección de Signos Distintivos para distinguir productos en las clases 28, 41 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza. En estas categorías se encuentran el alquiler de equipos deportivos, máquinas para gimnasios y servicios de zonas húmedas.
Los examinadores de la sala determinaron en primera instancia que su nombre estaría incurso dentro del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina porque encontraron por oficio otra insignia similar a la suya, STK Starker.
El empresario no estuvo contento con la decisión y ordenó a sus abogados que la apelaran ante la Delegatura para la Propiedad Industrial de la SIC.
La defensa argumentó que entre su imagen y la de STK Starker, existen diferencias contundentes que no inducirían al consumidor a confundir el origen empresarial de los productos. Explicaron que las diferencias son notables si las marcas en conflicto se analizan en conjunto y no descomponiendo sus elementos, y que por lo tanto podrían coexistir pacíficamente en el mercado real.
Los litigantes de STK también llamaron la atención de la Dirección expresando que últimamente el órgano niega bastantes registros basados en marcas que encuentran por oficio y no por oposiciones. Esto quiere decir que los titulares de las marcas ni siquiera están inconformes con las inscripciones que se solicitan.
La Delegatura recibió las quejas del solicitante y pidió a sus examinadores que revisaran de nuevo si la marca de gimnasios estaba incursa en el causal de irregistrabilidad 136.
Los investigadores enfrentaron los dos signos y decretaron que los íconos analizados eran similarmente confundibles en su ortografía y fonética.
Juan Carlos Martínez, experto en Propiedad Intelectual de la Universidad de la Sabana, consideró que “cada letra individual no se puede apropiar como exclusiva, sin embargo, la combinación de estas es lo que le da su distintividad marcaria que puede ser monopolística, lo que se protege es su combinación. La fuerza distintiva en este caso de ambas marcas recae sobre STK y evidentemente esto puede confundir su origen”.
Esto no significó el fin para las pretensiones de Enrique de Francisco. La Delegatura procedió a hacer una relación de productos o servicios con su contraparte. STK Starker vende cañas de pescar e instrumentos para practicar buceo. Como los productos no se relacionaban ni eran complementarios, la juez encargada le concedió el registro a STK Gym.
Laura Arango, abogada de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría expresó que “estamos de acuerdo con la decisión adoptada por la SIC, pues en efecto la expresión solicitada emplea todos los elementos de la marca fundamento de la negación”.