La marca Deli es notoria, pero la SIC dijo que los signos no son confundibles, además la notoriedad se ha desvanecido con los años
25 de marzo de 2021Contenido
La repostería y panadería Deli se enfrenta en este pleito de marcas al registro de una marca de pasabocas de cereales que tiene un nombre parecido. Un caso de concesión con oposición.
A la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se presentó la sociedad Barex Capital Assets SAS para registrar la marca Delipop Deli Stick’s (mixta). Esta sería usada para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente, barras de cereal para pasabocas.
A ese registro se opuso la sociedad Dyval S.A., propietarios de Repostería Deli, afirmando que los signos se parecen y la solicitud viola su notoriedad. Aportaron en un principio pruebas de la notoriedad de su marca, por lo que solicitaron hacer efectiva una protección especial en este pleito.
Además de eso, aseguraron que la solicitud reproduce no solo en una, sino en dos ocasiones la expresión notoria ‘deli’, por lo que a su parecer, la solicitud es irregistrable.
Según Deli, este es un caso de querer apropiar el buen nombre y prestigio de su marca para apalancar otro tipo de productos mediante la confusión del consumidor. Cosa que debe subir aún más la protección, pues se replican elementos de toda una familia de marcas.
Anudado a eso, y al tratarse del mismo tipo de alimentos y el mismo tipo de servicios, las marcas en contienda comparten publicidad y puntos de comercialización, por lo que plantean que hay un alto grado de confundibilidad.
Barex respondió indicando que ya cuenta con un registro de la marca Delipop, por lo que esta solicitud es solo una marca que entra como parte de esa familia. “Teniendo en cuenta que tanto la expresión ‘deli’, que evoca la expresión ‘delicioso’, como la expresión ‘stick’s’, que es una clase de palo, son de uso común en comida y repostería, es evidente que la expresión distintiva es Delipop, no las demás”, argumentó la empresa.
Agregaron que la expresión ‘deli’ es en realidad de uso común, por lo que la notoriedad de esa familia debe tolerar que otras marcas usen esa frase como abreviación de ‘delicioso’.
La SIC determinó que, en efecto, Deli es una familia notoria, pero que al pasar el tiempo, esta expresión, en principio de fantasía, fue perdiendo su distintiviad porque muchas marcas empezaron a hacer uso de dicha expresión débil.
El despacho insistió que el análisis no se puede realizar separando las partículas del signo. Partiendo de ello, no puede verse a la solicitud como replicadora de la expresión ‘deli’, por tanto, esta hace parte de un conjunto que en totalidad sí tiene elementos distintivos con respecto a la oposición.
Basándose en el amplio abanico de marcas que ya han registrado signos con la partícula ‘deli’, declaró que la notoriedad de Deli se ha diluido, por lo que resolvió conceder el registro de Delipop Deli Stick’s (mixta).