La Superindustria reafirmó el estatus notorio de la marca opositora a pesar de no ser reconocida en el mercado de la solicitante
07 de septiembre de 2023Contenido
Franquicias y Concesiones S.A.S Frayco S.A.S se presentó ante la Superindustria para registrar Otto, que denota productos y servicios de las clases 28, 29 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza como aparatos de videojuegos y servicios de restaurante y catering.
Luego de la solicitud, Essential Export Ltda. se opuso al registro de marca para las clases mencionadas con fundamento en los causales de irregistrabilidad establecidos en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Essential Export Ltda. alegó que la propuesta era fonética y ortográficamente similar y la solicitante no cuenta con ningún elemento adicional que le permita distinguirse de Totto. Así mismo, sostuvieron que, por los esfuerzos publicitarios y económicos, la marca opositora ha consolidado una familia de marcas que gozan de notoriedad y reconocimiento y deben ser protegidas como tal.
La opositora sostuvo que, con respecto al parecido ortográfico, la marca solicitante se asemeja porque ambas usan la vocal “O”, solo usan la consonante “T” e incluso esta se repite exactamente en la misma posición de las expresiones en la mitad; esto ignora la omisión de una letra al inicio de la solicitante que le pudiera dar alguna distintividad. Por otro lado, demostraron que han sido una marca notoria dentro del mercado desde el 2001. Sugirieron, asimismo, que el registro de Otto podría hacerle perder su fuerza distintiva.
Franquicias y Concesiones S.A.S Frayco S.A.S respondió a la oposición presentada explicando que la inclusión de Otto en el registro marcario hace parte de una estrategia de ventas de la cadena de restaurantes Presto para que los consumidores, desde edades tempranas, creen un vínculo emocional con la marca por medio de la combinación entre la comida y un juguete. De la misma manera, afirmaron que no habría un riesgo de confusión entre las marcas porque mientras la solicitante pretende registrar un canguro, la opositora es una marca de fantasía que identifica maletas y vestuario.
El análisis de la SIC fue acompañado del acervo probatorio de la marca opositora como resoluciones de notoriedad, presencia en redes sociales y artículos de prensa. La entidad afirmó que, a pesar de que la opositora no tiene una notoriedad explícita para los productos que pretende identificar la solicitante, sí es lo suficiente reconocida y notoria dentro del mercado para que se proteja de otras propuestas con algún grado de semejanza.
Dicho esto, la SIC no aprobó el registro de Otto por las similitudes fonéticas y ortográficas.